Matéria patenteável - Patentable subject matter

Matéria patenteável , legal ou elegível por patente é matéria suscetível de proteção por patente . As leis ou práticas de patentes de muitos países determinam que determinado assunto seja excluído da patenteabilidade, mesmo se a invenção for nova e não óbvia . Junto com critérios como novidade , atividade inventiva ou não evidência , utilidade e aplicabilidade industrial , que diferem de país para país, a questão de saber se um determinado assunto é patenteável é um dos requisitos substantivos para patenteabilidade .

Legislações

A matéria que é considerada patenteável por uma questão de política e, correspondentemente, a matéria que é excluída da patenteabilidade por uma questão de política, depende da legislação nacional ou de tratado internacional.

Canadá

De acordo com o Canadian Intellectual Property Office (CIPO), as patentes só podem ser concedidas para a incorporação física de uma ideia ou de um processo que resulte em algo tangível ou que possa ser vendido. Isso exclui teoremas e programas de computador per se. No entanto, os métodos de negócios são patenteáveis.

Convenção Europeia de Patentes

A Convenção da Patente Europeia não fornece nenhuma orientação positiva sobre o que deve ser considerado uma invenção para os fins do direito das patentes. No entanto, fornece no Artigo 52 (2) EPC uma lista não exaustiva do que não deve ser considerado como invenções e, portanto, matéria não patenteável:

O seguinte, em particular, não deve ser considerado como invenções na acepção do parágrafo 1:

(a) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
(b) criações estéticas;
(c) esquemas, regras e métodos para realizar atos mentais, jogar jogos ou fazer negócios e programas para computadores;
(d) apresentações de informações.

O Artigo 52 (3) EPC então qualifica o Art. 52 (2) EPC, declarando:

As disposições do n.º 2 excluem a patenteabilidade do objeto ou das atividades referidas nessa disposição apenas na medida em que um pedido de patente europeia ou uma patente europeia se refira a esse objeto ou atividades enquanto tais.

(Em uma versão anterior do EPC, alguns itens adicionais são excluídos sob o Artigo 52 (4) EPC , como formalmente não sendo industrialmente aplicável, métodos médicos notáveis ​​aplicados por um médico ou veterinário. Hoje em dia, esses métodos são excluídos diretamente pelo Art. 53 EPC, juntamente com outras exclusões de apólice).

Prática no Instituto Europeu de Patentes

Nos termos do Artigo 52 (1) EPC , "Patentes europeias serão concedidas para quaisquer invenções, em todos os campos da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial." Portanto, quatro questões precisam ser avaliadas:

  1. Existe uma invenção?
  2. A invenção é suscetível de aplicação industrial?
  3. A invenção é nova?
  4. A invenção envolve uma atividade inventiva ?

A primeira pergunta "Existe uma invenção?" é equivalente a: "O objeto reivindicado como um todo está dentro do domínio do objeto patenteável?" A questão da invenção ou questão do objeto patenteável precede as três outras questões, que não podem, e não precisam, ser avaliadas se não houver invenção.

De acordo com a jurisprudência das Câmaras de Recurso do IEP , a questão "Existe uma invenção?" também implica implicitamente a outra questão: "O objeto reivindicado tem um caráter técnico?" "Ter caráter técnico é um requisito implícito da EPC a ser cumprido por uma invenção para ser uma invenção na acepção do Artigo 52 (1) EPC ".

As considerações sobre o assunto patenteável também intervêm novamente em um nível secundário, durante a avaliação da etapa inventiva . Em T 641/00 (Comvik / Duas Identidades), o Conselho considerou que, "Uma invenção consistindo de uma mistura de características técnicas e não técnicas e tendo caráter técnico como um todo deve ser avaliada no que diz respeito ao requisito de atividade inventiva tendo em conta todas as características que contribuem para o referido carácter técnico, ao passo que as características que não contribuem não podem suportar a presença de actividade inventiva. " Os recursos não técnicos são aqueles que são excluídos do domínio do objeto patenteável por uma questão de política. T 258/03 (Método Hitachi / Leilão) desenvolveu ainda mais este teste para matéria patenteável.

Ao abrigo deste teste, um pedido de patente ou patente que não forneça uma solução técnica para um problema técnico seria recusado (ao abrigo do Artigo 97 (1) EPC ) ou revogado (ao abrigo do Artigo 102 (1) EPC ) por falta de actividade inventiva.

O Instituto Europeu de Patentes fornece diretrizes para avaliar a elegibilidade para patentes de invenções implementadas por computador (CII), como, por exemplo, com base em Inteligência Artificial (IA). Por exemplo, programas de processamento de imagens baseados em IA são considerados técnicos e, portanto, elegíveis a patentes. Por outro lado, os programas de processamento de texto baseados em IA com uma classificação de texto apenas com base no conteúdo do texto não são considerados técnicos. Estes são excluídos da patenteabilidade porque atribuir significado às palavras é uma tarefa cognitiva e não uma implementação técnica.

Pratique no Reino Unido

Na sequência do acórdão do Tribunal de Recurso de 2006 no processo Aerotel v Telco e do pedido da Macrossan , que contém uma longa discussão da jurisprudência na área, o UKPO adoptou o seguinte teste:

(1) interpretar adequadamente a reivindicação
(2) identificar a contribuição real
(3) pergunte se ele se enquadra exclusivamente no assunto excluído
(4) verificar se a contribuição real ou alegada é realmente de natureza técnica.

O Tribunal decidiu que a nova abordagem proporcionava uma forma estruturada e mais útil de aplicar o teste legal para avaliar a patenteabilidade, o que era consistente com decisões anteriores do Tribunal.

Este teste é bastante diferente do teste utilizado pelo EPO, expresso em T 641/00 (Comvik / Duas Identidades) e T 258/03 (Hitachi / Método Leilão), mas considera-se que o resultado final será o mesmo em quase todos os casos.

Estados Unidos

A Seção 101 do Título 35 USC estabelece o assunto que pode ser patenteado:

Quem inventar ou descobrir qualquer processo, máquina, manufatura ou composição nova e útil de matéria, ou qualquer melhoria nova e útil dos mesmos, pode obter uma patente para esse fim, sujeito às condições e requisitos deste título.

Em outubro de 2005, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) emitiu diretrizes provisórias para examinadores de patentes para determinar se uma determinada invenção reivindicada atende aos requisitos legais de ser um processo útil, manufatura, composição de matéria ou máquina ( 35 USC   § 101 ) . Essas diretrizes afirmam que um processo, incluindo um processo para fazer negócios, deve produzir um resultado concreto, útil e tangível para ser patenteável. Não importa se o processo está dentro das artes tecnológicas tradicionais ou não. O preço de um produto financeiro, por exemplo, é considerado um resultado concreto útil e tangível (consulte State Street Bank v. Signature Financial Group ). No entanto, em 24 de agosto de 2009, o USPTO emitiu novas diretrizes provisórias para que o exame fosse compatível com a opinião do Circuito Federal em In re Bilski , que considerou que o teste "útil, concreto e tangível" para elegibilidade de patente está incorreto e que State Street Bank v. Signature Financial Group não é mais autoridade legal válida neste ponto. Em vez disso, o Federal Circuit e as novas diretrizes do USPTO usam um teste de máquina ou transformação para determinar a patenteabilidade de processos. A Suprema Corte determinou que as reivindicações no caso Bilski cobriam um assunto não legal por ser muito abstrato e amplo.

O USPTO reafirmou sua posição de que obras literárias, composições de música, compilações de dados, documentos legais (como apólices de seguro) e formas de energia (como pacotes de dados transmitidos pela Internet ) não são considerados "manufaturas" e, portanto, , por si só, não são patenteáveis. No entanto, o USPTO solicitou comentários do público sobre esta posição. O Circuito Federal decidiu, em In re Nuijten , que os sinais não são matéria legal, porque os artigos de manufatura (a única categoria plausível sob 35 USC   § 101 ) não incluem entidades intangíveis, incorpóreas e transitórias.

O USPTO foi instado a emitir as diretrizes por uma decisão recente de seu conselho de apelação , Ex Parte Lundgren . Essa decisão afirmou que, de acordo com as opiniões judiciais dos Estados Unidos, as invenções não precisam estar nas "artes tecnológicas" para satisfazer os requisitos de 35 USC   § 101 . Eles devem, no entanto, produzir um resultado concreto, útil e tangível. Conforme indicado acima, no entanto, In re Bilski substitui esse teste legal (quanto ao teste "útil, concreto e tangível"). A opinião da maioria Bilski também rejeita o teste das "artes tecnológicas", embora três juízes do Circuito Federal (Mayer, dissidente, e Dyk e Linn, concordando) tenham declarado que consideravam ser tecnológico uma condição indispensável para a elegibilidade da patente.

Em 22 de maio de 2019, em Washington DC, foi lançado um projeto de lei bipartidário e bicameral que reformaria a Seção 101 da Lei de Patentes . Foi proposto pelo presidente do Subcomitê de Propriedade Intelectual do Senado Judiciário, senador Thom Tillis (R-NC), e seu membro graduado, o senador Chris Coons (D-DE) . Eles se juntaram pela Câmara dos Representantes ranking membro do Comitê Judiciário da Câmara , Hank Johnson (D-GA-4) , o presidente da Câmara Judiciário Subcomissão de Propriedade Intelectual e os Tribunais, eo representante Steve Stivers (R-OH-15 ) A proposta foi divulgada antes de uma mesa-redonda que os senadores e deputados realizariam no dia seguinte e pretendia solicitar feedback. A apresentação de um projeto de lei foi atrasada por falta de acordo entre as partes interessadas, como a seção de legislação de PI da American Bar Association, a IP Owner's Association, a American Intellectual Property Law Association e a BIO.

Ideias abstratas e elegibilidade de patente para invenções implementadas em computador

A Suprema Corte de Alice reduziu a elegibilidade para patentes de software ou patentes de software para métodos de negócios, excluindo ideias abstratas da lista de assuntos elegíveis. Depois de muita confusão entre os examinadores e profissionais de patentes, o USPTO preparou uma lista de exemplos de reivindicações de patentes de software que são consideradas elegíveis à patente ou não.

A exceção de algoritmo e a trilogia de elegibilidade de patente

A exceção aos algoritmos de patenteamento surgiu de três casos da Suprema Corte comumente referidos como a "Trilogia da Suprema Corte" ou "trilogia de elegibilidade de patente". Esta é uma designação para três casos da Suprema Corte ( Gottschalk v. Benson , Parker v. Flook e Diamond v. Diehr ) decididos dentro de uma década se, e em que circunstâncias, uma invenção reivindicada estava dentro do escopo do sistema de patentes dos EUA (isto é, era elegível para ser considerado para uma concessão de patente). Os três casos da trilogia podem ser harmonizados com base em quando uma implementação reivindicada de uma ideia ou princípio é antiga ou se afasta da técnica anterior de uma forma apenas superficialmente trivial, a reivindicação é patente-inelegível (como Nielson e Morse disseram, e Flook reafirmou, deve ser tratado como se no estado da técnica).

Gottschalk v. Benson

A invenção, neste caso, era um método de programação de um computador digital de uso geral usando um algoritmo para converter números decimais codificados em binários em números binários puros . O Supremo Tribunal Federal observou que fenômenos da natureza, processos mentais e conceitos intelectuais abstratos não eram patenteáveis, visto que eram as ferramentas básicas do trabalho científico e tecnológico. No entanto, novas e úteis invenções derivadas de tais descobertas são patenteáveis. O Tribunal concluiu que a descoberta em Benson não era patenteável, uma vez que a invenção, um algoritmo, não passava de matemática abstrata . Apesar desta decisão, o Tribunal sublinhou que a sua decisão não impedia o software de computador de ser patenteado, mas antes excluía a patenteabilidade do software em que a única característica útil era um algoritmo. O Tribunal observou ainda que a validação deste tipo de patente excluiria todo o uso futuro do algoritmo em questão. Portanto, como as exceções tradicionais ao assunto patenteável, o objetivo da exceção do algoritmo era encorajar o desenvolvimento de novas tecnologias ao não conceder patentes que impediriam outros de usar princípios matemáticos abstratos.

Parker v. Flook

A invenção, neste caso, era um método de cálculo de limites de alarme usando um "algoritmo de suavização" para tornar o sistema responsivo a tendências, mas não a flutuações momentâneas em variáveis ​​de processo (como temperatura). Por ter sido admitido que a implementação do algoritmo era convencional, o Tribunal concluiu que o inventor nem mesmo pretendia ter inventado nada sobre o qual uma patente pudesse ser concedida. A Corte o fez com base no princípio de que o objeto não estatutário (o algoritmo) deve ser considerado como já existente no estado da técnica . Portanto, não havia mais nada sobre o qual uma patente pudesse ser emitida. Em um caso em que uma patente foi solicitada sobre a implementação de um princípio (o algoritmo), a implementação em si deve ser inventiva para que uma patente seja emitida. Visto que não era assim, o Tribunal considerou que o escritório de patentes havia rejeitado apropriadamente o pedido de patente de Flook. O Tribunal se baseou na decisão em Neilson v. Harford , um caso inglês em que a Suprema Corte havia se apoiado em O'Reilly v. Morse , para a proposição de que uma ideia ou princípio deve ser tratado como se já estivesse no estado da técnica , independentemente de ser novo ou antigo. Essa abordagem é semelhante à da dissecação analítica na lei de copyright de software de computador, embora seu uso na lei de patentes tenha precedido seu uso na lei de copyright em um século ou mais.

Diamond v. Diehr

Em 3 de março de 1981, a Suprema Corte dos Estados Unidos recuou da abordagem de dissecação analítica e insistiu que a elegibilidade da patente deve ser decidida com base na reivindicação (ou invenção) considerada como um todo. A exigência de contornar a dissecção analítica é encontrada no estatuto, mas apenas para a seção 103 (que rege a obviedade ou atividade inventiva) e não para a seção 101 (que rege a elegibilidade à patente). Apesar dessa diferença de ênfase, no entanto, Diehr pode ser harmonizado com Flook e Benson , e a Corte Diehr cuidadosamente evitou declarar que Flook e Benson foram anulados ou limitados.

Bilski v. Kappos

Em 28 de junho de 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em Bilski v. Kappos que o pedido de patente de Bernard Bilski para um método de cobertura dos riscos sazonais de compra de energia é uma ideia abstrata e, portanto, não patenteável. No entanto, também disse que os métodos de negócios não são inerentemente não patenteáveis ​​e não mencionou o assunto das patentes de software. A opinião da maioria também disse que o teste da "máquina ou transformação" do Circuito Federal, embora útil, não é um teste exclusivo para determinar a patenteabilidade de um processo. Em vez disso, a Suprema Corte revisou a "Trilogia da Suprema Corte" descrita acima e disse que as decisões futuras deveriam ser baseadas nos exemplos e conceitos expressos nessas opiniões. Como foi relatado, a decisão deixa muitas questões sem resposta, incluindo a patenteabilidade de muitas tecnologias e softwares de diagnóstico médico. Em maio de 2013, o Circuito Federal proferiu uma decisão en banc no processo CLS Bank v. Alice aplicando os vários conceitos da "Trilogia da Suprema Corte". As reivindicações em questão foram consideradas não patenteáveis ​​por uma margem estreita, mas as diferenças nas posições dos vários juízes no painel foram dramáticas e não definitivas.

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories

Em 20 de março de 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. que uma patente de processo, que a Prometheus Laboratories havia obtido para correlações entre os resultados dos exames de sangue e a saúde do paciente na determinação de uma dosagem apropriada de um determinado medicamento para o paciente, não é elegível para uma patente porque a correlação é uma lei da natureza. O tribunal argumentou que “as etapas dos processos reivindicados (além das próprias leis naturais) envolvem atividades convencionais, rotineiras e bem compreendidas, anteriormente desempenhadas por pesquisadores da área”. A decisão foi criticada por fundir dois conceitos distintos de lei de patentes (elegibilidade de patente sob a Seção 101 e obviedade para patenteabilidade sob a Seção 103), e potencialmente invalidar muitas patentes relacionadas às indústrias de biotecnologia, diagnósticos médicos e farmacêuticos. Outros, como a American Medical Association (AMA), elogiaram a decisão de invalidar patentes que teriam dificultado a capacidade dos médicos de fornecer atendimento de qualidade ao paciente. De acordo com a Seção 287 (c) da Lei de Patentes, no entanto, uma reivindicação de violação de patente não pode ser mantida contra um médico por realizar uma atividade médica, ou contra uma entidade de saúde relacionada com relação a tal atividade médica, a menos que o médico seja trabalhando em um laboratório de diagnóstico clínico.

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics

Em 13 de junho de 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos na Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics sustentou que as reivindicações de patentes direcionadas ao DNA isolado usado para detectar a propensão genética de um paciente a contrair câncer de mama não eram assuntos patenteáveis.

Diamond v. Chakrabarty

Em 16 de junho de 1980, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em Diamond v. Chakrabarty que uma bactéria viva não naturalmente modificada geneticamente é elegível como uma composição de matéria sob 35 USC § 101, que prevê a emissão de uma patente para um pessoa que inventa ou descobre "qualquer" nova e útil "manufatura" ou "composição de matéria". Como resultado da decisão, a invenção patenteada incluiu reivindicações direcionadas a uma bactéria de ocorrência não natural que foi geneticamente modificada para ser capaz de degradar hidrocarbonetos. Essa decisão abriu o precedente para o material animado como matéria patenteável.

Japão

Controvérsias jurídicas

A questão do que deve e não deve ser objeto de patenteável gerou uma série de campos de batalha nos últimos anos, opondo-se uns aos outros em cada área que apóia a patenteabilidade, alegando que as patentes causariam maior inovação e bem público, contra oponentes com pontos de vista de patenteabilidade está sendo procurado apenas para o bem privado, mas causaria dano público.

Flashpoints incluíram o patenteamento de material biológico de ocorrência natural, sequências genéticas, células-tronco , " conhecimento tradicional ", programas para computadores e métodos de negócios .

Em março de 2010, um juiz do tribunal distrital federal no Distrito Sul de Nova York decidiu contra a Myriad Genetics e a favor da American Civil Liberties Union, que purificou as sequências de DNA e as invenções que as utilizam não são patenteáveis. Como foi discutido, o juiz Sweet confiou inteiramente no precedente da Suprema Corte e ignorou a jurisprudência contrária do Tribunal Federal de Recursos para concluir que o DNA isolado é da mesma qualidade fundamental que o DNA natural e, portanto, não é patenteável nos termos da seção 101 da Lei de Patentes ; e que as reivindicações do método das patentes eram processos mentais abstratos que também não eram patenteáveis. Seu raciocínio foi controverso e sua decisão foi apelada para o Circuito Federal. O tribunal de apelação reverteu a decisão decidindo que o DNA isolado tinha uma "estrutura química marcadamente diferente" de outro material genético humano. Em 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu parcialmente a decisão novamente decidindo que o DNA não era patenteável, o ministro Antonin Scalia escreveu que "a parte do DNA isolada de seu estado natural que se buscou patentear é idêntica à parte do DNA em seu estado natural" . No entanto, a Suprema Corte também decidiu que o DNA complementar pode ser patenteado porque não ocorre naturalmente. Quando a notícia foi anunciada, a ACLU deu as boas-vindas à decisão e os preços das ações da Myriad Genetics subiram.

Em outubro de 2015, o Tribunal Superior da Austrália decidiu contra a Myriad Genetics, sustentando que um gene mutado associado à suscetibilidade ao câncer de mama não pode dar origem a uma invenção patenteável sob a lei australiana.

Veja também

Referências e notas

Leitura adicional

links externos

  • Typepad.com , Ex parte Lundgren (Conselho de Recursos e Interferências de Patentes dos EUA, outubro de 2005), especialmente a dissidência do Juiz Barrett, que contém uma longa apresentação do assunto legal após a página 19.
  • Patent.gov , seção do Manual de Práticas de Patentes do UK Patent Office sobre patenteabilidade.