Lei de marcas canadenses - Canadian trademark law

A lei canadense de marcas registradas fornece proteção às marcas por estatuto sob a Lei de Marcas Registradas e também pela lei comum . A lei de marcas registradas fornece proteção para marcas distintivas, marcas de certificação, disfarces distintivos e marcas propostas contra aqueles que se apropriam da boa vontade da marca ou criam confusão entre produtos ou serviços de diferentes fornecedores. Uma marca pode ser protegida como marca registrada sob a Lei ou, alternativamente, pode ser protegida por uma ação de direito consuetudinário de falsificação .

Visão geral

O escopo da lei canadense de marcas registradas

Uma marca registrada só é protegida na medida em que é usada por uma pessoa para distinguir um produto ou serviço de outro. As marcas registradas não conferem direitos exclusivos a um símbolo, por exemplo, mas apenas ao símbolo em relação a um uso específico, a fim de distinguir o produto de outros.

As marcas registradas ajudam os clientes em potencial a identificar a origem dos produtos e, portanto, têm um impacto significativo no comércio, especialmente quando a identidade do produto é comercializada como uma extensão da identidade pessoal dos clientes.

Embora qualquer nome ou símbolo possa ser protegido pela lei de marcas registradas, há questões relacionadas aos limites dessa proteção. Por exemplo, impor a proteção de uma marca e sua percepção é questionável quando não há confusão real para os consumidores. Da mesma forma, proteger uma marca contra todas as críticas ou alusões, como se fosse uma pessoa real, é controverso, pois tentar proteger a marca a todo custo pode ser prejudicial à liberdade de expressão e ao livre comércio.

Definição legal de marcas registradas na legislação canadense

A lei dá a seguinte definição para o escopo das marcas registradas:

"marca registrada" significa:

(a) uma marca que é usada por uma pessoa com a finalidade de distinguir ou de modo a distinguir artigos ou serviços fabricados, vendidos, alugados, alugados ou executados por ela daqueles fabricados, vendidos, alugados, alugados ou executados por outros,

(b) uma marca de certificação

(c) uma aparência distinta, ou

(d) uma proposta de marca

As marcas de certificação são usadas na classificação da natureza de um bem ou serviço (por exemplo, um logotipo certificado pelo Comércio Justo).

Uma aparência distinta só pode ser registrada se "não for razoável para limitar o desenvolvimento de qualquer arte ou indústria". Em Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. , a Suprema Corte do Canadá declarou:

43. ... a lei reconhece claramente que não protege as características utilitárias de uma aparência distinta. Desta forma, reconhece a existência e relevância de uma doutrina de longa data no direito das marcas. Essa doutrina reconhece que a lei de marcas registradas não se destina a impedir o uso competitivo de recursos utilitários de produtos, mas que cumpre uma função de distinção de origem. Essa doutrina de funcionalidade vai à essência do que é uma marca registrada.

Kirkbi esclarece que o mero propósito de um produto, por mais único que seja, não pode ser objeto de marca. Esses recursos utilitários se enquadram mais apropriadamente no domínio do direito de patentes. A aparência distinta de um produto, no entanto, pode atrair a proteção da marca registrada. Na Ciba-Geigy , a Suprema Corte do Canadá considerou que a violação de marca registrada ocorreu quando o tamanho, formato e cor dos comprimidos de metoprolol (usados para tratar hipertensão) foram imitados por dois concorrentes com produtos comparáveis.

O Canadá, ao contrário dos Estados Unidos, não tem uma disposição que rege a notificação por um proprietário de marca registrada da existência de uma marca, exceto no caso de um licenciado ser autorizado por um proprietário a usar uma. O uso de símbolos como ™ ou ® é, portanto, opcional, mas recomendado, acompanhado de um aviso completo por escrito.

O objetivo da lei de marcas registradas

A lei de marcas registradas parece ser dividida em dois tipos de finalidades:

Proteger o público para que tenha a certeza de que, ao adquirir um produto que ostenta uma determinada marca que conhece favoravelmente, obterá o produto que pede e deseja obter.
Quando o proprietário de uma marca comercial despende energia, tempo e dinheiro para apresentar o produto ao público, ele está protegido em seu investimento de sua apropriação indevida por piratas e trapaceiros.

A Suprema Corte do Canadá emasized que o delito de passar ao largo se destinava a proteger o direito de propriedade que demandantes tinha na boa vontade dos seus negócios. No entanto, a proteção do público é uma prioridade, e o Supremo Tribunal Federal também afirmou que o direito das marcas era, na verdade, "legislação de proteção ao consumidor".

Quando uma empresa adota um nome comercial igual ou muito semelhante ao de um concorrente, uma consideração importante é a possibilidade de os clientes ficarem confusos. Mesmo quando o Requerente tenha usado sua marca por um período limitado de tempo e tenha pouca boa vontade, um concorrente com nome semelhante pode confundir os clientes e fazer com que o Requerente perca o controle de sua própria reputação, justificando assim os danos sob a Lei de Marcas Registradas .

Os tribunais, ao interpretar a lei , procuram alcançar um equilíbrio entre os direitos do titular e os de terceiros. Isso significa levar em consideração o interesse público no livre comércio e expressão.

Marcas registradas e propriedade intelectual

De acordo com a Suprema Corte dos Estados Unidos , as marcas registradas são muito diferentes das patentes e direitos autorais, na medida em que exigem "nenhuma fantasia ou imaginação, nenhum gênio, nenhum pensamento laborioso". A Suprema Corte do Canadá os chama de "uma espécie de anomalia". Ao contrário de outros ramos da lei de propriedade intelectual, a proteção de marcas não surge necessariamente de qualquer ato de criatividade.

Usar o termo "propriedade industrial" em vez de "propriedade intelectual" pode ser mais apropriado quando se refere a marcas registradas, que são principalmente dispositivos comerciais, embora o termo "propriedade" ainda seja enganoso, uma vez que a lei de marcas registradas não concede aos "proprietários" o direito de excluir outros de usá-lo.

Passando

O principal meio de proteção de marcas registradas é por meio de uma ação sob a Lei de Marcas Registradas . Para marcas não registradas, o delito de falsificação é o principal meio pelo qual os produtores podem obter remédios contra um concorrente. A Seção 7 (b) e 7 (c) da Lei de Marcas Registradas também codifica o delito de transposição para a lei federal.

A maior parte da lei de falsificação foi herdada da jurisprudência do Reino Unido. Para uma ação bem-sucedida de falsificação, o reclamante deve mostrar três coisas:

a existência de boa vontade ou reputação dentro de uma área de mercado identificável,
o uso da marca pela outra parte constitui uma deturpação de seus produtos como os dos reclamantes, e
a deturpação poderia potencialmente ou realmente causou danos.

Registro de marca

Uma marca deve ser registrável para ser totalmente protegida pela Lei de Marcas Registradas . Geralmente, todas as marcas visuais podem ser registradas, com exceção das marcas que possuem certas características proibidas pela lei. Entre as características proibidas estão:

marcas que são "principalmente" um nome ou sobrenome
marcas que podem produzir confusão com a marca de outro fornecedor
marcas que são "claramente descritivas" ou "enganosamente descritivas" dos produtos ou serviços associados
qualquer marca governamental, real ou internacional

Vantagens do registro de marca

De acordo com a seção 19 da Lei, o proprietário de uma marca registrada válida tem o direito exclusivo de uso da marca em todo o Canadá em relação aos produtos ou serviços para os quais está registrada. A seção 20 prevê que nenhuma pessoa não aprovada pode vender, distribuir ou anunciar mercadorias ou serviços em associação com uma marca registrada ou nome comercial confuso e a seção 22 proíbe ainda um não proprietário de usar uma marca registrada de qualquer maneira que possa deteriorar o valor do boa vontade anexada à marca.

A common law protege as marcas reconhecendo o direito do proprietário a usos exclusivos, sujeito aos limites geográficos e de mercado da reputação comercial estabelecida do proprietário. O registro também permite que o proprietário se registre em outros países que aderem à Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial .

Duração e rescisão

A marca devidamente registrada é válida por quinze anos, podendo ser renovada perpetuamente , sendo a única forma de propriedade intelectual com proteções estatutárias que não expira definitivamente. No entanto, as seções 44 e 45 da Lei permitem que o registrador exija, de tempos em tempos, os proprietários enviem informações ou evidências sobre o uso contínuo de marcas registradas. Se uma marca for abandonada, não mostrar evidências de ser usada ou não for renovada, o Registrador de Marcas pode eliminar a marca do registro.

O processo de registro

Agentes de marcas registradas, seleção, pesquisas

Os proprietários de marcas normalmente contratam os serviços de um agente de marcas para aconselhar, preparar e apresentar o pedido de registro. A seção 12 da lei contém as subseções (a) - (i) que listam os tipos de marcas não elegíveis para registro. As inelegibilidades são geralmente projetadas para garantir distinção adequada e garantir que nomes, lugares, pessoas e palavras descritivas ou comuns não sejam monopolizados por meio do registro. Além disso, quando um produto genérico é vendido legalmente por vários distribuidores, geralmente não é possível para um fabricante reivindicar proteção exclusiva de marca registrada.

A lei também proíbe o registro de qualquer marca associada a realeza, governo, agências internacionais, profissões ou marcas que contenham obscenidade . Se uma marca for elegível para registro, os agentes de marcas comerciais podem conduzir pesquisas de registros para determinar se alguma marca registrada tem semelhanças que podem ser confusas. Uma marca comercial não precisa ser original, mas deve ser suficientemente distinta. Pesquisas de registros no Canadian Intellectual Property Office (CIPO), NUANS e, possivelmente, registros dos EUA são uma prática padrão.

Aplicativo para se registrar

A seção 16 da Lei fornece três fundamentos básicos nos quais um requerente pode basear seu pedido. Primeiro, a marca já foi usada ou divulgada no Canadá. Anunciar a marca registrada pode ser suficiente para satisfazer a marca sendo tornada conhecida no Canadá, mesmo que ela nunca tenha sido usada no Canadá. Em segundo lugar, a marca foi registrada e usada em um país parte da convenção internacional. Terceiro, o requerente propõe o uso da marca no Canadá; uma vez que a marca será registrada somente após o requerente apresentar uma declaração de início do uso da marca no Canadá, conforme a subseção 40 (2), o requerente atende ao requisito de possuir a marca no momento do registro.

Processo de pós-elegibilidade

O registrador considera a marca elegível ou inelegível para registro. Um proprietário pode apelar da decisão de inelegibilidade do registrador ao tribunal. Para uma marca elegível, a próxima etapa é o CIPO emitir um aviso de aprovação da inscrição para anúncio. O pedido e a marca devem então ser anunciados no Diário de Marcas por dois meses, proporcionando uma janela de oportunidade para os oponentes apresentarem uma declaração de oposição ao registro proposto. A seção 38 da Lei exige que os oponentes forneçam especificações detalhadas dos motivos da oposição, de modo que o requerente tenha uma oportunidade justa de refutar as alegações e cumprir seu ônus de satisfazer ao registrador que o registro é garantido.

Oposições ao registro proposto

A subseção 38 (2) fornece ao oponente sete fundamentos para basear uma declaração de oposição, que geralmente pode ser categorizada nas seguintes áreas: não cumprimento dos requisitos de arquivamento, marca não registrável (ver seção 12), requerente não é o proprietário ou o marca carece de distinção. Apresentada a contestação, o procedimento é decidido pela Junta de Oposição de Marcas . As decisões do Conselho podem ser apeladas ao Tribunal Federal do Canadá .

Diferenças entre marcas registradas e não registradas

O registro é caro; no entanto, uma vez que a marca é registrada, provar uma infração é mais fácil e, portanto, possivelmente mais barato do que uma ação de falsificação de direito comum. A lógica por trás das duas noções também difere: passar fora apenas protege a ruptura das relações econômicas por deturpação, enquanto o registro realmente vê as marcas como mercadorias.

Existem outras diferenças:

Ao contrário da falsificação, o registro não exige reputação no mercado, embora exija uso real.
O registro cobre o Canadá como um todo, enquanto o falecimento é meramente local.
O registro não exige prova de danos. Também pode permitir que o reclamante interrompa o uso de marcas semelhantes, apesar da recusa do réu. Na falsificação, no entanto, a marca pode ser usada por empresas semelhantes, desde que não cause confusão. Além disso, a rejeição e a honestidade são levadas em consideração.
A falsificação exige a prova da existência de reputação cada vez e a ação é intentada, ao passo que o registro confere uma presunção de validade e oferece proteção contínua contra a falsificação e a violação em caso de uso normal da marca.
A falsificação é necessária na passagem, o que não protege a perda de controle, por exemplo, enquanto a mera depreciação do fundo de comércio poderia ser suficiente no registro. No entanto, essa distinção é mais limitada hoje em dia, uma vez que a falsificação dá proteção contra a perda de controle, desde que a deturpação seja comprovada.

Contar com a ação da lei comum de falsificação ainda é útil quando um símbolo não pode ser registrado ou quando o registro é inválido. Além disso, a sua flexibilidade torna-o mais adequado do que o conceito de infração previsto pela Lei para situações que não são abrangidas pela legislação, por exemplo, práticas enganosas na Internet. Também dá mais proteção às atividades sem fins lucrativos e públicas do que a lei , que é mais restritiva.

Funções econômicas das marcas registradas

As marcas registradas têm duas funções econômicas distintas, mas relacionadas: a função linguística e a função de confiança

A função linguística

Esta função trata da ideia de que as marcas ajudam a condensar informações complexas em uma única palavra ou símbolo, imediatamente reconhecível pelos consumidores. Isso eventualmente reduz os custos de busca para os clientes, simplificando o processo de tomada de decisão e facilitando as trocas entre o vendedor e os consumidores.

A função de confiança

Existem três classes ou atributos de bens:

pesquisar produtos (os consumidores sabem imediatamente a qualidade dos produtos antes de comprar)
bens de experiência (os consumidores sabem a qualidade do produto ao consumi-lo)
e bens de crédito (os consumidores não podem avaliar a qualidade de um produto mesmo depois de consumi-lo, porque geralmente é muito caro).

Um vendedor freqüentemente dirá que um produto carrega todos os três atributos; no entanto, os consumidores não são capazes de verificar essas informações e distinguir produtos confiáveis dos não confiáveis. Os vendedores honestos pedem um preço mais substancial para manter a qualidade do produto. Mas os consumidores não estarão dispostos a pagar mais por um produto supostamente confiável. Eventualmente, o vendedor honesto terá que sair do mercado. Um fenômeno de mercado de limões surgirá devido a essa assimetria de informação, em que o preço real e o preço que os consumidores estão dispostos a pagar diminuem.

Nesse contexto, as marcas cumprem uma função de confiança na medida em que proporcionam um mercado mais confiável para os consumidores, que não podem dizer imediatamente se os produtos de crédito são confiáveis ou não. Os vendedores honestos podem desenvolver e fornecer produtos mais desejáveis.

Relação entre as duas funções

Embora a função de confiança seja mais importante do que a lingüística, as duas funções estão intimamente relacionadas. As marcas registradas podem indicar atributos complexos que os consumidores não podem verificar por si próprios, assim como um nome ajuda a identificar uma pessoa, mas também seus atributos.

Quando as duas funções são preservadas, uma regra normativamente robusta é criada. Um exemplo disso é o delito de falsificação: a falsificação geralmente frustra tanto a função linguística (aumentando os custos de pesquisa para os consumidores) quanto a função de confiança (criando um problema de "limões").

Por outro lado, quando uma ou ambas as funções são frustradas, a regra é considerada normativamente fraca. Por exemplo, a regra sobre publicidade comparativa no Canadá parece ser inconsistente com ambas as funções na medida em que proibir uma empresa de usar o nome de um concorrente para transmitir informações corretas aos consumidores torna a comunicação menos eficiente e mais cara (função linguística), e torna difícil para a empresa explicar por que os produtos que vende são diferentes dos concorrentes, o que criaria um problema de confiança (função de confiança)

Por que a função de confiança é mais importante do que a linguística? Porque frustrar a função linguística levaria a custos de pesquisa mais altos, enquanto frustrar a função de confiança causaria falha de mercado devido ao fato de que os clientes não conseguem mais distinguir os produtos.

O que acontece quando dois produtos são praticamente indistinguíveis, porque as marcas são muito semelhantes, por exemplo? O uso da mesma palavra geralmente não frustra a função de confiança, que é mais crucial do que a função linguística. Isso pode gerar custos de pesquisa mais altos para os consumidores, mas, desde que informações adicionais sejam fornecidas, a função de confiança é preservada e os consumidores ainda podem distinguir os dois produtos, embora em alguns casos informações adicionais possam criar ainda mais confusão.

Jurisprudência

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. , 2005 SCC 65 , [2005] 3 SCR 302 (17 de novembro de 2005) (o "caso Lego")
Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc. , 2006 SCC 22 , [2006] 1 SCR 772 (2 de junho de 2006) (o "caso Barbie ")
Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée , 2006 SCC 23 , [2006] 1 SCR 824 (2 de junho de 2006) (o " caso Veuve Cliquot ")

Veja também

Leitura adicional

Ariel Katz (2010). "Além dos custos de pesquisa: as funções linguísticas e de confiança das marcas registradas" . Revisão da Lei da Universidade Brigham Young . 2010 (5): 1555–1608 . Recuperado em 8 de março de 2011 .
Vaver, David (2011). Lei de propriedade intelectual: Direitos autorais, patentes, marcas registradas (2ª ed.). Toronto: Irwin Law Inc. ISBN 978-1-55221-209-7.

Referências

links externos

Lei de marcas registradas (RSC 1985, c. T-13)

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